Alan Rossi Silva
Pedro de Perdigão Lana
Karin Grau-Kuntz
Marcos Wachowicz
No último dia 17 de agosto este periódico publicou um artigo patrocinado pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma). Na ocasião, o texto tratou da demora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) na condução dos exames técnicos de pedidos de patente e da proposição de ações, que reclamam compensação pela mora mencionada na forma de extensão de prazo de patente. As ações foram oferecidas na sequência da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), na ADI 5529[1].
Para que o leitor não versado na matéria possa nos acompanhar no processo de trazer à luz o caráter bizarro das ações de extensão de prazo de patente, é necessário, antes de mais, compreender aspectos referentes ao sistema jurídico de patentes.
De maneira simples e lançando mão de uma linguagem ilustrativa, no centro da balburdia, há um problema real: o INPI está doente. Este estado de enfermidade se manifesta na ineficiência da autarquia na condução dos exames dos pedidos de patente.
Não cabe, neste passo, identificar os patógenos responsáveis pela aflição da autarquia. Importante é ter em mente que os sintomas da enfermidade se fazem perceber nos mercados pela criação de situação de insegurança jurídica, prejudicando os processos de tomada de decisões econômicas. Em miúdos, se por um lado o titular da patente só terá certeza de ser titular do direito ao fim do exame de seu pedido, por outro, o concorrente só poderá saber se a invenção é protegida ou não ao fim do processo administrativo.
Para cumprir de forma didática com o fim que nos propomos, caracterizamos os agentes econômicos, a depender de como atuam nos mercados, como agentes inventores e agentes concorrentes.
Agentes inventores são aqueles que, antevendo a possibilidade de lucro, decidem assumir o risco de investir no desenvolvimento de nova tecnologia passível de proteção pelo direito de patente. Agentes concorrentes, a seu turno, são os responsáveis por levar a cabo a concorrência de imitação. A atuação concatenada dos atores, somada à garantia do privilégio de patente, resulta (pelo menos em tese) na consecução de almejado fim político-econômico, qual seja, o fomento do bem-estar social[2].
À luz dessa premissa, afirma-se que, assim como sem inventores não haverá o fomento do desejado bem-estar social, também a falta de concorrência de imitação compromete a consecução dos objetivos sociais determinados constitucionalmente.
O privilégio de patente, por sua vez, garante ao agente inventor uma vantagem concorrencial, expressa na prerrogativa exclusiva e temporária de exploração econômica da invenção, impedindo, desta forma, a concorrência de imitação. De modo bastante acessível, durante a vigência do direito de patente, o titular da patente ou terceiros por ele autorizados são os únicos legitimados a tentar faturar, i.e., a “ganhar dinheiro” com a exploração econômica da invenção. Por outro lado, a ausência de concorrência lhes permite definir seus preços sem a pressão de competidores.
Do texto da LPI, retiramos que o privilégio de patente confere a seu titular 1) o direito de impedir terceiros de, sem seu consentimento, explorar economicamente a invenção (artigo 42, LPI)[4] e 2) de obter indenização pela exploração indevida da invenção por terceiros (artigo 44, LPI).
Reiterando a instrumentalidade dos direitos garantidos, ambos estão voltados a fazer cumprir a essência da exclusividade, nomeadamente, 1) impedindo que terceiros possam concorrer e faturar com a exploração econômica ilícita do invento e, 2) na hipótese de não ser possível impedir a exploração por terceiro, exigindo indenização pelo critério mais favorável ao titular do privilégio (artigo 210, LPI)[5]. O trecho anterior foi grifado porque há quem não entenda a complementariedade dos direitos.
Efetivamente, o direito de obter indenização pressupõe não ser possível impedir a exploração econômica desautorizada da invenção por terceiros. Para além disso, sua garantia é ajustada à determinação de que a vigência do direito de patente se inicia a partir da data de depósito do pedido, um aspecto que será abordado logo adiante.
Tendo em conta que o almejado fomento do bem-estar social pressupõe, na mesma medida, invenção e concorrência de imitação, é intuitivo compreender que o lapso de tempo de vigência do privilégio deve ser afinado em consideração aos dois polos de interesses.
Ao leitor perspicaz não passará despercebido o antagonismo dos interesses envolvidos. Enquanto o inventor deseja gozar da vantagem concorrencial pelo maior tempo possível, o concorrente, a seu turno, a quer ver limitada a seu prazo mínimo. Por isso, o direito brasileiro, baseado no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês), garante um prazo de 20 anos de duração desta vantagem concorrencial, a contar da data do depósito do pedido de patente, como disposto no artigo 40, LPI [6].
Apesar de a letra do dispositivo estar redigida de forma clara e objetiva, há, em relação ao início do prazo de vigência do privilégio, uma peculiaridade que faz sua compreensão intrincada. Isto é assim porque, embora a vigência do privilégio se inicie na data do depósito do pedido de patente, sua concessão não coincide com este momento.
Considerando só ser patenteável a invenção que satisfaça os pressupostos de proteção, a concessão do direito é sempre precedida pela condução de um exame técnico, quando a presença de tais requisitos é verificada. Na prática, isto significa que, entre o depósito do pedido e a concessão da patente não há direito de patente, mas apenas expectativa de direito. Uma vez concedida a patente e considerando que sua vigência de 20 anos se iniciou na data do depósito do pedido, o privilégio retroage.
Em atenção a seus efeitos temporais, notamos, então, ser a proteção patentária caracterizada por um período marcado por proteção retroativa, abarcando o período entre data de depósito do pedido de patente e a concessão da patente, e por proteção prospectiva, abarcando o período entre a concessão da patente e a sua extinção (nos termos do artigo 40, LPI, ao fim de 20 anos de vigência).
O momento da concessão do privilégio faz vezes de divisor de águas. Quanto mais célere a condução do exame técnico dos pressupostos de proteção e a concessão da patente, menor o período de proteção retroativa e maior o de proteção prospectiva; em contramão, quanto mais moroso o processo frente à autarquia, maior o período de proteção retroativa e menor o de proteção prospectiva.
Trazendo os direitos garantidos nos artigo 42 e 44, LPI, a este contexto de proteção retroativa e prospectiva, notamos que o exercício do direito de impedir terceiros não autorizados a explorarem a invenção só será possível prospectivamente. Por outro lado, o exercício do direito de obter indenização por exploração indevida é possível em ambas as fases de proteção, garantindo a satisfação de exclusividade sempre que não seja possível impedir exploração ilícita.
Esclarecidas as especificidades do sistema de patente, deitamos nossas atenções às ações judiciais. Nelas, como já mencionado, as autoras requerem uma compensação pela mora do INPI na condução dos exames de seus pedidos de patente. Tal compensação é reclamada na forma de extensão de prazo de patente.
A questão que aqui se coloca é determinar o tipo de prejuízo causado pela mora da autarquia na condução do procedimento administrativo. A determinação do prejuízo é importante, pois que em nenhuma das ações em questão houve demonstração de dano.
Não se deve perder de vista o óbvio: pedido de compensação pressupõe existência de dano. Por outro lado, salienta-se que a insegurança jurídica causada pela falta de eficiência do exame de patentes no INPI não tem o condão de gerar pretensão individual de compensação. Se, ao contrário, este fosse o caso, então também o agente concorrente teria o direito de reclamá-la.
Isto posto e considerando que a essência do direito de patente é encontrada na exploração econômica exclusiva da invenção, é necessário averiguar se a mora na condução do procedimento administrativo poderia ter, de alguma forma, impedido o titular da patente de fruir da vantagem concorrencial.
Como introdutório, recordamos que a pendência do direito de patente não limita a liberdade dos agentes econômicos de tomarem decisões empresariais no sentido de iniciarem a comercialização de suas invenções. Cabe, então, indagar se a falta de eficiência administrativa afeta de alguma maneira a exploração econômica exclusiva do direito, i.e., se tem o condão de prejudicar a fruição do privilégio.
Antes de mais, enfatizamos o fato de a mora na condução dos exames técnicos não ter o efeito de gerar redução no prazo de vigência do privilégio, pois que, marcando a data do depósito do pedido de patente o início de sua vigência, a condução do exame, na perspectiva retrospectiva, sempre ocorre durante a validade da patente.
Acordando o momento da concessão da patente como marco determinante de produção de efeitos retroativo e prospectivo, a única implicação do atraso administrativo será fazer mais longo o período retroativo e mais curto o prospectivo. A questão que aqui desponta é, então, se a duração mais longa do período retroativo e mais curta do prospectivo resultaria em prejuízo no que tange a fruição do direito exclusivo.
Acima enunciamos os direitos garantidos ao inventor, nomeadamente de 1) impedir a exploração econômica não autorizada da invenção por terceiros e 2) obter indenização pela exploração econômica não autorizada da invenção por terceiros. Para mais, indicamos a complementariedade dos direitos, no sentido de que o direito de obter indenização pressupõe não ter sido possível exercer o direito de impedir a exploração econômica não autorizada e notamos, frente à determinação do início do prazo de vigência da patente coincidindo com a data do depósito do pedido, a adequação sistêmica da garantia do direito de obter indenização. Em outras palavras, assegurando aos inventores os direitos em questão, o sistema de patente brasileiro prevê mecanismo voltado a garantir a fruição do direito de patente seja em relação à sua fase retrospectiva ou prospectiva. Nesse passo, já oferece mecanismo de compensação para a eventual mora na condução do procedimento administrativo.
Na prática e à luz da letra do artigo 225, LPI, o titular da patente terá cinco anos para reparação de dano causado a seu direito de patente[7]. Observa-se que a prescrição quinquenal pressupõe a existência anterior do direito, de modo que o período de tempo que nela culmina só poderá ser computado a partir da concessão da patente.
Se o atraso na condução dos exames de patente pelo INPI não tem por consequência reduzir o prazo de vigência da patente ou impedir a comercialização da invenção e se a própria LPI oferece um mecanismo adequado a assegurar a fruição do direito durante a fase retroativa do direito, onde está o prejuízo que legitimaria os pedidos de compensação em forma de extensão de prazo de patente?
Decididamente, não há prejuízo que os legitime. O que dá ensejo aos pedidos das autoras nas ações em questão é o descontentamento e o inconformismo com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI na ADI 552[5], bem como o interesse econômico setorial de que o prazo de patente seja o mais longo possível. Neste contexto, a referência à mora do INPI serve como mero artifício retórico, pois, se, por um lado, a demora da autarquia gera o problema da insegurança jurídica, este efeito negativo não tem o condão de justificar qualquer extensão de prazo de patente.
As ações de extensão de prazo de patente são tão bizarras, que nem mesmo suas defensoras logram compreendê-las.
Exemplar, neste sentido, o artigo patrocinado pela Interfarma. Nele encontramos a declaração de especialista na área de direito de patente lembrando, por uma, que pedido de compensação pressupõe demonstração de dano e, por outra, expressando o entendimento de que as autoras nas ações em questão estariam reclamando compensação, pois o atraso na concessão do direito teria lhes custado “milhões”[8].
Tendo em mente não haver qualquer relação entre a concessão de patente e a possibilidade de comercialização da invenção, então os “milhões” perdidos pelas autoras em razão da mora do INPI só podem estar vinculados à exploração da invenção por concorrente durante o período retroativo do direito. Nesta hipótese, o pedido de compensação, que nunca será prestado na forma de extensão de prazo de patente, deveria reportar, pressuposta a demonstração do prejuízo, aos artigo 44 e 210 da LPI.
O leitor arguto perceberá que o raciocínio da especialista, apesar de estar voltado a defender as pretensões das autoras, é desenvolvido em intuitiva consideração ao contexto legal aqui apresentado, o que só deixa mais explícito o caráter surreal das ações em tela.
Considerando ser a contraposição de interesses econômicos característica ao sistema de patentes, é natural que as partes interessadas procurem defender suas posições. O espaço da defesa de tais interesses, porém, é condicionado ao respeito à ordem jurídica. Na falta de respaldo jurídico às ações em questão, suas proposições revelam não apenas pouco caso à decisão do STF na ADI 5529, mas ainda o mau uso do sistema de patente e do direito de peticionar.
[1] Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tendo como objeto o artigo 40, parágrafo único, da LPI. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal — STF declarou a inconstitucionalidade da extensão do prazo de vigência das patentes no Brasil (acórdão transitou em julgado em 11/09/2021).
[2] Artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (grifo nosso).
[3] “Artigo 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I – produto objeto de patente; II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente” (grifo nosso).
[4] “Artigo 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. § 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração. § 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do artigo 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. § 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do artigo 41” (grifo nosso).
[5] “Artigo 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem” (grifo nosso).
[6] “Artigo 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito” (grifo nosso).
[7] “Artigo 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”.
[8] “Da mesma maneira, Anna Maria da Trindade dos Reis, sócia do Trindade & Reis Advogados, afirma que ainda que não haja uma lei específica relacionada ao prazo de patentes, há uma lei geral, que é o artigo 27 da LINDB. Ela explica que é uma ação que exige provas de que houve atraso exclusivo do INPI e dos prejuízos que a demora causou. ’É algo que o particular tem que buscar. Ele vai entrar na Justiça e comprovar que, se tivesse conseguido anteriormente a patente, ele teria ganho não sei quantos milhões, que com isso houve um prejuízo, é uma ação cara, feita a posteriori. A compensação pode ser dada em forma de recomposição do prazo [de exploração da patente], é uma maneira muito mais eficaz, e com isso recompõe o prazo que é devido propriamente, e não onera o Estado’, explica” (grifo nosso).
* Este artigo foi publicado e, depois, retirado do ar para uma avaliação editorial. Após a avaliação, o artigo foi republicado
