Lilian dos Santos da Silva

A Lei de <a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/propriedade-industrial">Propriedade Industrial</a>, em seu artigo 126, dispõe que “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”
Da leitura desse dispositivo, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da CUP, verifica-se que não há qualquer restrição expressa que limite sua aplicação apenas às marcas estrangeiras ainda não depositadas ou registradas no país. Caso essa tivesse sido a intenção do legislador, a redação do dispositivo teria sido clara nesse sentido, inclusive substituindo a expressão “independentemente” por uma formulação como “apenas se não estiver previamente depositada ou registrada no Brasil”, a fim de restringir a abrangência da norma.
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Não obstante, na prática, observa-se que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (<a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/inpi">INPI</a>) adota interpretação restritiva do dispositivo. Recorrentemente, a autarquia entende que apenas podem ser enquadradas como marcas notoriamente conhecidas aquelas que ainda não se encontrem depositadas ou registradas no Brasil e que, além disso, sejam amplamente reconhecidas pelo público consumidor nacional.
Ora, vivemos em um mundo globalizado e amplamente integrado pela tecnologia, o que torna relativamente simples verificar se determinada marca é ou não notoriamente conhecida.
Nesse contexto, surge a seguinte indagação: por que é praticamente inviável o indeferimento de ofício pelo examinador, conforme previsto no §2º do artigo 126, da LPI? Tal dificuldade decorre, essencialmente, de três fatores:
<ol>
<li>Interpretação restritiva adotada pelo INPI: se a própria Autarquia entende que apenas marcas estrangeiras não depositadas ou registradas podem ser consideradas notoriamente conhecidas, torna-se contraditório exigir que o examinador indefira de ofício um pedido com base nessa condição. Isso demandaria, inclusive, pesquisas extensas, não apenas em sua base de dados, mas também em fontes externas (como a web), o que inviabiliza decisões automáticas nesse sentido.</li>
<li>Previsão expressa no Manual de Marcas: segundo o entendimento consolidado pelo próprio INPI, o reconhecimento da notoriedade deve ocorrer apenas no âmbito de oposição ou de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), e não de maneira espontânea pelo examinador.</li>
<li>Exigência do depósito da marca no Brasil: sendo condição sine qua non o depósito do pedido para que haja análise do status da marca, resta o problema de como o INPI poderia resolver a situação em caso de indeferimento de ofício, considerando que o registro de marca constitui direito subjetivo da parte interessada.</li>
</ol>
Constata-se, portanto, que as diretrizes constantes do Manual de Marcas afrontam os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, na medida em que impõem interpretação restritiva ao artigo 126 da LPI. Tal postura favorece apenas determinado grupo de interessados — em especial aqueles titulares de marcas protegidas apenas no exterior —, em detrimento da plena aplicação da norma.
Cumpre observar que o revogado Código da Propriedade Industrial (CPI), instituído pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, dispunha o seguinte: “Da Marca Notória. Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.”
Como se verifica, o antigo CPI contemplava apenas o instituto da marca notoriamente conhecida, sem estabelecer qualquer distinção em relação à marca de alto renome. Além disso, delimitava de forma expressa a proteção especial conferida: a extensão do direito marcário a todas as classes de produtos e serviços.
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Os requisitos estabelecidos eram inequívocos: a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, desde que configurada a possibilidade de confusão; ou a ocorrência de prejuízo à reputação da marca. Nesse último caso, admitia-se a alegação de risco de diluição ou de aproveitamento parasitário — institutos que, embora atualmente não mais reconhecidos na esfera administrativa do INPI, ainda encontram respaldo no poder judiciário quando se trata de marca notoriamente conhecida e já registrada no Brasil.
Inclusive, o <a href="https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/well-known-marks">United States Patent and Trademark Office (USPTO)</a>, órgão responsável pela proteção de ativos de propriedade intelectual nos Estados Unidos, adota interpretação que consideramos mais adequada ao disposto no artigo 6º bis da CUP. Em sua prática administrativa, o USPTO delineia de forma expressa o que se entende por marca famosa (well-known mark), quem pode invocar tal direito e quais são os requisitos necessários para o seu reconhecimento: “Os Estados Unidos implementam essas normas protegendo marcas notórias, registradas e não registradas, de origem nacional e estrangeira, contra o uso e/ou registro por terceiros não autorizados, nos termos da Lei Lanham dos EUA. A Lei protege uma marca contra violação ou registro por terceiros de marca similar para produtos ou serviços que sejam iguais, similares, relacionados ou mesmo não relacionados, se houver risco de confusão, independentemente de a marca anterior estar registrada ou não.
O titular de uma marca notória pode intentar uma ação em um tribunal federal dos EUA por violação de marca registrada, nos termos da Seção 43(a) da Lei Lanham. O tribunal determinará a probabilidade de confusão ao decidir sobre a violação. A jurisprudência americana descreve uma variedade de fatores não exclusivos e não exaustivos que podem ser utilizados na análise. Esses fatores incluem:
<ul>
<li>a semelhança das marcas</li>
<li>a relação ou proximidade dos bens e/ou serviços</li>
<li>a força da marca do autor, incluindo o nível de reconhecimento comercial</li>
<li>canais de marketing utilizados, incluindo a semelhança ou dessemelhança entre os consumidores dos bens e/ou serviços das partes</li>
<li>o grau de cuidado que provavelmente será exercido pelos compradores na seleção de bens e/ou serviços,</li>
<li>a intenção do réu na seleção de sua marca</li>
<li>a evidência de confusão real</li>
<li>a probabilidade de expansão nas linhas de produtos, etc.</li>
</ul>
Nesta análise, embora nenhum fator seja determinante, uma marca forte ou notória receberá proteção mais ampla do que uma marca mais fraca. Uma marca não precisa ser registrada para receber proteção.”
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Com a revogação do CPI, a LPI desdobrou o antigo artigo 67 nos atuais artigos 125 e 126. Surge, então, uma indagação relevante: da mesma forma que o alto renome é reconhecido por procedimento apartado, com a correspondente anotação desse status nos registros e a emissão de certificado próprio, por que razão não se confere à marca notoriamente conhecida tratamento equivalente, sobretudo quando a lei expressamente também prevê a chamada “proteção especial”?
Conclui-se que o INPI deveria revisar suas disposições internas, de modo a facultar a qualquer pessoa com legítimo interesse a solicitação da anotação de reconhecimento de sua marca como notoriamente conhecida nos assentamentos do órgão.
Tal medida permitiria não apenas que o INPI voltasse a avaliar o risco de diluição ou de aproveitamento parasitário em casos de oposição ou em Processos Administrativos de Nulidade (PAN), sempre que houvesse afinidade mínima entre os segmentos, mas também viabilizaria a aplicação inequívoca do §2º do artigo 126 da LPI, possibilitando o indeferimento de ofício de marcas já reconhecidas como notoriamente conhecidas.
Entendemos que essa foi a intenção do legislador ao distinguir os institutos na LPI e que a adoção dessa interpretação, com a consequente superação do entendimento restritivo do INPI, pode representar a solução mais adequada para assegurar proteção especial às marcas conhecidas apenas em seu segmento de atuação, por parcela limitada da população, e que, justamente por essa restrição, dificilmente alcançariam o status de alto renome.

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