Opinião & Análise

Direito Empresarial

Da qualificação e quantificação do dano moral em casos de contrafação

Avanços do TJ-SP para o mercado de luxo e de marcas famosas

Crédito: Antonio Carreta/TJSP

A posição atualmente adotada pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca do dano moral em ações que versam sobre contrafação de marca representa um grande avanço da jurisprudência no tema, que normalmente é tratado com secundário.

Evidentemente, o objetivo principal e imediato do titular de direitos de propriedade industrial ao ingressar em Juízo é ver cessada a usurpação desses direitos de forma imediata, razão pela qual a tutela de urgência é importantíssima nesse tipo de ação. No entanto, na ausência de uma ordem imediata de abstenção de uso, resta ao titular, ao final da ação, além da abstenção em definitivo, apenas o ressarcimento em pecúnia pelos prejuízos que lhe foram causados, incluídos aí os danos morais.

A presunção da existência de danos materiais pela simples violação já é, há alguns anos, entendimento predominante nos Tribunais Brasileiros, tendo em vista que a mera violação é passível de macular o desempenho econômico de produtos e serviços prestigiados.  Apesar de alguns ainda insistirem na necessidade de prova concreta do dano[1], em geral a jurisprudência reconhece que a mera existência de contrafação, independentemente até mesmo de o produto contrafeito ter sido efetivamente comercializado, já gera o dever de indenizar danos materiais, que serão calculados em posterior fase de liquidação de sentença com base em um dos três critérios previstos no artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)[2].

O mesmo definitivamente não acontecia com a caracterização do dano moral, persistindo até hoje aqueles que entendem que todo e qualquer prejuízo à imagem, reputação ou honra da pessoa jurídica titular do direito de propriedade industrial deve ser comprovado de forma objetiva, não bastando a mera alegação de que a contrafação maculou a força distintiva do produto.

Felizmente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através de suas duas câmaras especializadas, vem adotando posição segundo a qual deve ser flexibilizado o entendimento quanto à necessidade de comprovação dos prejuízos para a caracterização do dano moral, considerando também a ofensa moral como presumida em casos de contrafação.

Nesse sentido, no final do mês de outubro de 2018, em julgamento de recurso de apelação interposto pela Gucci, famosa grife de luxo, em ação inibitória de violação marcária e concorrência desleal, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial não apenas reconheceu a infração marcária decorrente da reprodução das famosas marcas “GG” (estampa) e “MONSIEUR”, ambas registradas pela Gucci no INPI, por um terceiro para identificar perfumes extremamente similares àqueles da Gucci, como também a ocorrência presumida de danos materiais e morais, justificando que a circulação de produtos contrafeitos deixa evidente a ocorrência de dano extrapatrimonial pois vulgariza o perfil de mercado e a identidade da marca lesada[3].

Após anos adotando posicionamento contrário, o Tribunal passou a considerar desnecessário perquirir de forma objetiva se a conduta ilícita e parasitismo efetivamente causam dano moral, devendo-se se levar em conta, também, o caráter punitivo e dissuasório do dano moral. Trazer à discussão o caráter dissuasório do dano moral é extremamente positivo, já que o que se vê na prática é que os infratores muitas vezes adotam nova conduta ilícita análoga após condenação em ação judicial. Logo, condenações razoavelmente expressivas são necessárias para desencorajar a repetição do ilícito.

O que se vê é que o Tribunal de Justiça de São Paulo vem entendendo cada vez mais o valor agregado da marca e sinais distintivos de um competidor e, consequentemente, as perdas imateriais em caso de violação, tendo afirmado em outra oportunidade que “a presunção do dano moral, em caso como o dos autos, de corre da profunda insatisfação do titular do nome ou da marca, cujo prestígio se constrói ao longo de muitos anos de dedicação e investimento, e que se vê desprotegido pela usurpação por quem, é lícito igualmente presumir, não preza pela qualidade do seu próprio nome ou produto, nem se preocupa com o consumidor que está sendo ludibriado”[4].

Outro exemplo desse avanço é a assertiva da 1ª Câmara Reservada no julgamento de uma apelação cível em caso de contrafação de marca, no sentido de que o dano moral prescinde de prova de efetivo abalo à reputação da empresa, pois “a oferta de produtos de baixa qualidade cuja procedência é ignorada e que ilicitamente ostentam uma marca é apta a causar a vulgarização do produto e comprometer a imagem da empresa”. A assertiva é também intimamente ligada à contrafação de marcas do segmento de luxo ou aquelas de grande prestígio e sucesso, pois muitas vezes o baixo custo do produto contrafeito erode a imagem da marca de luxo, afastando seus principais e tradicionais compradores, que gostam da sofisticação e, principalmente, a exclusividade[5] que aquele produto de luxo oferece (ou ofereceria antes da contrafação).

No mercado de luxo a infração de marca é extremamente sensível, assim como o é a infração de marca famosa/de prestígio, não sendo raro ver leigos na matéria afirmarem que as “réplicas”, “imitações” ou, até mesmo, uso de marcas e/ou conjunto-imagem similares estariam, supostamente, promovendo a marca famosa ou seriam fruto apenas de admiração o que, em tal distorcida visão, afastaria por completo qualquer abalo moral à titular. Ora, em hipótese alguma o uso não autorizado de uma marca famosa poderia ser justificado com base em tais ilações. A realidade é muito mais complexa e evidencia que os compradores habituais de marcas famosas e/ou de luxo não são atraídos somente pela qualidade superior dos produtos, mas também pelas sensações que a marca desperta, principalmente o sentimento de pertencimento e a sensação de ser possuidor de algo exclusivo e inacessível para outras pessoas.

Nesse sentido, e considerando que tais produtos contrafeitos normalmente são comercializados por preço extremamente inferior, é evidente que a sua existência no mercado abala a atratividade que o produto original causa no consumidor, o que gera inegável e presumido abalo à honra da empresa titular.

Portanto, é de se comemorar a consolidação do atual entendimento esposado nas recentes decisões do Tribunal de Justiça, que são mais do que bem-vindas para os titulares de direitos de propriedade industrial, especialmente os titulares de marcas famosas e de prestígio, já que o Tribunal vem, cada vez mais, levando em consideração os efeitos que a marca causa no consumidor e, portanto, as consequências nefastas decorrentes da contrafação, que se projetam muito além de eventual perda financeira direta.

 

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[1] Em julgamento no ano de 2013 da Apelação nº 0026324-49.2011.8.26.0161, o TJ/Sp entendeu que, apesar do STJ ter firmado entendimento de que danos materiais por contrafação são i re ipsa (Resp 466761 / Resp 101059), no caso discutido à época (uso de marca praticamente idêntica para identificar empresas de comercialização de agua mineral), o i. Relator entendeu não existir “prova da comercialização de qualquer produto contrafeito, apenas se determinando a abstenção, pela ré, do uso de elementos semelhantes aos que compõem a marca utilizada pela autora”.

[2] Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

[3] TJ/SP. Apelação cível nº 1041667-45.2015.8.26.0576.

[4] Apelação nº 0010163-81.2010.8.26.0004.

[5] ZAICHKOWSKY, Judith Lynne. The psychology behind trademark infringement and counterfeiting. Manwah (Nova Jersey): Lawrence Erlbaum Associates, 2006, p. 12 e 71. / LA VILLA, Gianlucca.   Introduzione al diritto dei marchi d’impresa. 2ª ed. Turim: Giappichelli, 1996, p. 110.


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