Amanda Prota

Gabriel Oliveira Guilherme

Há pouco mais de um ano, <a href="https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/coronavirus-a-marca-de-uma-epoca-12042020">escrevíamos sobre um fenômeno interessante</a> observado em diversos países: a tentativa de obtenção de registros de marcas compostas por termos que poderiam ser associados à pandemia da Covid-19<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.
O que era uma novidade, à época, estendeu-se pelos meses seguintes de maneira considerável – tanto o triste panorama da doença, quanto as investidas do ponto de vista marcário. 
<a href="https://www.jota.info/produtos/poder?utm_source=Banner%20site&amp;utm_medium=Artigos&amp;utm_campaign=CTA_Poder_materias"><img class="size-medium wp-image-292717 aligncenter" src="https://www.jota.info/wp-content/uploads/2021/01/jota-pro-poder.jpg" alt="" width="688" height="688" /></a>Até março de 2021, mais de 100 pedidos de registro para marcas contendo os radicais “CORONA” (relacionados ao vírus) ou “COVID” foram protocolados no Brasil perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Cenário semelhante foi observado no exterior. É relevante notar que, dentre os pedidos brasileiros, mais de 50% foram submetidos a partir do segundo semestre de 2020, quando a pandemia já era uma realidade consolidada.
Embora não tenha impedido novas contaminações ou a continuidade desse fenômeno relacionado às marcas, a passagem do tempo foi capaz de alterar um fato crucial em relação ao estudo realizado anteriormente: o entendimento concreto do INPI.
Em abril de 2020, o INPI não havia analisado nenhum dos mais de 40 pedidos existentes naquele momento, de modo que as considerações de nosso artigo anterior eram meras soluções, que, em abstrato, poderiam ser adotadas pelo INPI. Entre elas, apontamos para o possível indeferimento de diversos pedidos, por motivos que iam desde o possível caráter genérico, descritivo ou comum dos sinais, à ofensa à moral e aos bons costumes, passando pelo risco de causar confusão ou associação com marcas alheias já registradas, como a famosa cerveja “Corona”.
Um ano depois, já há dezenas de exames concluídos em primeira instância administrativa, o que nos permite avaliar, concretamente, a postura que assumiu o INPI. Até 30 de março de 2021, já eram 61 decisões publicadas em relação a marcas compostas por “CORONA” (31 pedidos) ou “COVID” (29), cujo objetivo fosse a clara remissão ao vírus ou à doença<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.
<blockquote class="jota-article__eye">Para os depositantes, as novidades foram positivas, de modo geral: dentro desse universo de decisões, em 37 dos casos o INPI concordou com o registro (o que equivale a mais de 60% dos pedidos submetidos). No entanto, entre as marcas nominativas (somente palavras ou expressões), o percentual de êxito é reduzido para quase metade das tentativas (52,6%).</blockquote>
A razão para essa diferença foi explicada em nosso estudo anterior. Quando o INPI realiza a análise do pedido de registro no caso concreto, todos os elementos do conjunto daquele sinal são considerados para a decisão final. Dessa forma, quando o titular de uma marca adiciona elementos visuais ao termo que busca registrar, as chances de que este seja entendido como sinal de uso comum ou mesmo confundido com as marcas registradas de outros players do mercado diminuem.
Por exemplo, a marca “COVIDA” foi aceita pelo INPI, para identificar serviços da área médica em sua forma mista (expressão + imagem). Por outro lado, um segundo pedido para exatamente o mesmo termo, voltado à designação de um medicamento, foi rejeitado em sua forma nominativa, por ser considerado genérico (art. 124, VI, Lei da Propriedade Industrial – LPI).
Não é surpresa, portanto, que todos os pedidos rejeitados com base na existência de registros anteriores de outros titulares e no risco de confusão entre eles (art. 124, XIX, LPI) fossem para termos desacompanhados de quaisquer elementos visuais. Tampouco é espantoso o fato de que somente 19 dos 61 pedidos analisados (31,1%) estivessem originalmente em sua forma de apresentação nominativa – essa atenção dos titulares e de seus respectivos procuradores certamente contribuiu para o índice de sucesso considerável entre os números gerais.
Aliás, a contribuição ativa dos agentes do mercado para o número positivo de deferimentos não se limitou à avaliação no momento do depósito; afinal, muitos depositantes desistiram de seus pedidos, antes mesmo do exame pelo INPI, após a apresentação de oposição por terceiros, evitando outros possíveis indeferimentos com base no inciso XIX.
A registrabilidade dessas marcas também observou a natureza dos produtos ou serviços que elas buscavam identificar, já que o registro garante direitos ao titular limitados ao segmento de mercado indicado no pedido.
Esse recorte foi feito a partir da análise dos pedidos em relação às categorias de mercado utilizadas pelo INPI – são 45 classes pré-determinadas. Também foram analisadas as especificações dos pedidos de registro, que são a indicação expressa e, geralmente, mais detalhada dos produtos ou serviços de interesse do titular dentro da classe escolhida.
Segundo essa proposta, a taxa geral de 60,65% de deferimentos cai para 52% quando são examinados apenas os pedidos diretamente relacionados ao segmento de saúde e/ou higiene. Do outro lado, quando excluídos tais pedidos, o percentual de êxito sobe para 72%, sendo que apenas uma dessas marcas não relacionadas, a princípio, ao segmento de saúde e/ou higiene foi indeferida devido à falta de forma distintiva (“GESTÃO DE EPIs COVID-19 Coronavírus”).
Isso responde a um de nossos principais questionamentos levantados anteriormente, já que a vulgarização do uso desses termos parece não ter se estendido para todos os setores da sociedade e do mercado. Na verdade, viu-se que tal fenômeno se restringiu, principalmente, a produtos e serviços relacionados à área da saúde e de higiene, em relação aos quais 13 das 17 decisões de indeferimento (76,4%) tiveram como fundamento o inciso VI, que versa sobre termos genéricos, descritivos ou de uso comum no segmento.
Até o momento, o INPI utilizou apenas 4 bases legais – das 23 elencadas no artigo 124 da LPI – para indeferir marcas compostas pelos termos “CORONA” ou “COVID”. Além dos incisos VI e XIX já comentados, o INPI valeu-se dos incisos VII e X, que, respectivamente, impedem o registro de marcas compostas por expressões de propaganda (por exemplo, “JUNTOS CONTRA O CORONA”) ou que possam induzir a uma falsa indicação de qualidade ou utilidade do produto, como “AntiCovid-19”.
Dos 61 pedidos examinados até aqui, nenhum pedido foi considerado ofensivo à moral, aos bons costumes ou à honra de terceiros (art. 124, III, LPI), contrariando indicativos e manifestações de Institutos no exterior.
Em março de 2020, o órgão responsável pelo registro de marca dos países da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo (BOIP) já havia emitido comunicado oficial desencorajando o depósito de marcas relacionadas à pandemia, justamente porque, além de grande parte dos pedidos serem descritivos, muitos também poderiam ser indeferidos por supostamente atentarem contra a moral e os bons costumes<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.
Na Alemanha, por exemplo, o INPI local (DPMA) efetivamente indeferiu pedidos de registro com base no argumento acima, como aquele referente à marca “COVID 19 by Stefan K”. Outro motivo para indeferimento utilizado por lá foi o caráter genérico e a ausência de força distintiva dos sinais – caso do pedido de registro “I survived corona covid-19”. Por outro lado, pedidos para marcas como “Corona Concerts” e “COVID-19 Protected”, em suas formas mistas (com elementos visuais), foram deferidas pelo DPMA, em consonância com a tendência observada no Brasil.
É preciso notar que algumas autoridades estrangeiras já haviam manifestado, no começo da pandemia, uma certa contrariedade ao registro de sinais contendo expressões relacionadas ao COVID-19 ou ao menos uma preocupação com o fenômeno. Além do comunicado do BOIP, o INPI da União Europeia promoveu, em maio de 2020, um encontro online com diversos especialistas dos institutos de marcas de países europeus, para a discussão sobre pedidos de registros dessa natureza<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. A China seguiu a mesma linha<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.
Em sentido oposto, o INPI brasileiro adotou, desde o início, uma postura cautelosa em relação a esse evento, já que não emitiu nenhuma orientação externa específica para tais casos. Trata-se de uma opção técnica que privilegia o requisito da distintividade nua e crua como norte para a realização dessas análises, que, inevitavelmente, têm como parâmetros a forma de apresentação das marcas (mista ou nominativa) e a classe em que se inserem (relacionadas ou não aos segmentos de saúde e/ou higiene).
Embora parte das decisões ainda não sejam finais, já é possível dizer que a escolha do INPI por uma abordagem de exame mais neutra , dissociada do fervor social em torno da Covid-19, facilitará o trabalho da autarquia para manter sua coerência decisória no futuro, evitando resultados contraditórios pelo simples fato de terem sido alcançados durante ou após a pandemia.
Enquanto advogados da área, podemos suspeitar de prováveis impasses relacionados ao eventual uso colidente de marcas, já que a concessão de registros não significa, necessariamente, a exclusividade absoluta de uso dos termos que compõem as marcas.
Até que isso ocorra, seguimos acompanhando o posicionamento dos órgãos competentes e aguardando o fim da pandemia – certamente com muito mais expectativa para este, do que para os litígios que poderão surgir.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/coronavirus-a-marca-de-uma-epoca-12042020">https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/coronavirus-a-marca-de-uma-epoca-12042020</a>;
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> 01 (uma) das 61 marcas já examinadas era composta por ambos os termos “CORONA” e “COVID”;
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <a href="https://www.boip.int/en/entrepreneurs/news/registering-a-trademark-relating-to-corona-virus">https://www.boip.int/en/entrepreneurs/news/registering-a-trademark-relating-to-corona-virus</a>;
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <a href="https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5736722">https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5736722</a>;
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <a href="https://www.natlawreview.com/article/chinese-trademark-office-cracks-down-malicious-filing-coronavirus-related-trademarks">https://www.natlawreview.com/article/chinese-trademark-office-cracks-down-malicious-filing-coronavirus-related-trademarks</a>.

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JOTA

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