Cristiane Manzueto

José Roberto de Almeida

Da Mudança de Paradigma
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, recentemente, publicou uma nova Instrução Normativa, de nº 70, que passará a ter validade a partir de 1º de julho deste ano e representa uma mudança de paradigma na análise e registro (ou averbação) de contratos de transferência de tecnologia em nosso país. Não é a toa que o assunto vem sendo bastante comentado no meio acadêmico e pelos profissionais da área.
Para avaliarmos a relevância da recente publicação do INPI e os seus possíveis impactos, cabe uma breve contextualização da matéria.
Breve Contexto histórico
No final de 1970 foi criado o INPI, por meio da Lei no 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Nota-se em sua criação uma abrangência no escopo de atuação da entidade responsável pelo tema no Brasil[1], com uma especial atenção à transferência de tecnologia, como se verifica da redação original da referida lei (hoje alterado):
 “Art. 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.”  
Neste momento, a atuação do INPI não era das mais fáceis. Diante da agenda do Brasil de 1970, a recém criada Autarquia deveria conter a aquisição de tecnologia do exterior, e valorizar a tecnologia nacional. No entanto, estando nosso país em condição perene de “em desenvolvimento” para alavancar a produção de tecnologia nacional era necessário contratar com participantes externos.
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Intervenção do INPI – 1ª parte
Já em 1971, quando da promulgação do Código da Propriedade Industrial (CPI), tornou-se obrigatória a averbação desses contratos no INPI, tendo sido publicado em 1975 o famoso Ato Normativo nº 15, que definiu parâmetros e critérios para a contratação, informando os termos e condições necessários ou proibidos de constarem no contrato, sendo seguido de outros atos.
Intervenção do INPI – 2ª Parte
Em 1993, os atos indicados que previam a forma de intervenção do INPI foram revogados. No entanto, o INPI continuou impondo os seus entendimentos, ainda que sem respaldo em parâmetros claros e públicos, o que se convencionou chamar “entendimentos do INPI[2]”, permanecendo a analisar, também, se os termos e condições negociados estavam de acordo com as normas da legislação fiscal e cambial.
Intervenção do INPI – 3ª Parte
Com a promulgação da atual Lei de Propriedade Industrial, de 1996, alterou-se o artigo 2º transcrito linhas atrás. A nova redação deixou de prever expressamente a competência do INPI para adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes.
O que se viu, contudo, foi a manutenção da intervenção vista na fase 2 acima, o que gerou uma discussão sobre a capacidade e legitimidade do INPI em intervir nos contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos (não mais obrigatórios), com boas opiniões e decisões em favor e contra sua intervenção nos moldes descritos.
Recente decisão do STJ
Em março deste ano, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a função social e econômica do INPI em intervir nos contratos, sendo inegável sua relevância pública[3]. Tal decisão, em tese, legitimaria e ratificaria a atuação do INPI quando do registro e averbação dos contratos de transferência tecnologia, não apenas na aplicação dos “entendimentos do INPI” como também sua análise em questões tributárias, fiscais e cambiais.
IN 70/17 
No dia 11 de abril de 2017, o INPI publicou a Instrução Normativa nº 70/2017 que trata sobre o procedimento de averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia no Brasil.
A principal mudança é a simplificação dos procedimentos de averbação e registro. Para tanto, a análise do INPI se limitará a forma dos contratos, com base na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), não mais se debruçando/analisando questões materiais relativas ao conteúdo de suas cláusulas, limites fiscais, tributários e de remessa de capital para o exterior.
Com efeito, no certificado de averbação ou registro do contrato passará a constar a seguinte nota informativa: "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior."
Importante notar que não houve alterações das normas fiscais, tributárias e de remessa de capital. A rigor, esta análise deixará de ser feita pelo INPI e passará a ser feita pelo Banco Central e Secretaria da Receita da Fazenda, de acordo com suas competências.
Conclusões
A expectativa é que o INPI cesse a intervenção exagerada nas contratações privadas - muito criticada pelos operadores do direito e empresas -, notadamente, a imposição de alterações de valores contratados. 
Ao que tudo indica, para as empresas que vierem a licenciar direitos de propriedade industrial, fornecer tecnologia não patenteada ou, ainda, prestar serviços de assistência técnica e estabelecer franquias no Brasil, tal mudança deverá ser benéfica na medida em que simplifica o processo de averbação e registro dos contratos, conferindo maior segurança e autonomia jurídica à vontade das partes.
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[1] Primeiramente, a cargo da Diretoria-Geral da Propriedade Intelectual (1923) e, posteriormente, a cargo do Departamento Nacional da Propriedade Indústria – DNPI (1933). 
[2] Normas não escritas, resultantes das práticas reiteradas do INPI. 
[3] REsp nº 1200528 / RJ

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Contratos de transferência de tecnologia no Brasil

Uma nova visão regulatória