A importância para a sociedade brasileira do julgamento da ADI 5529, que deverá ocorrer neste próximo semestre judiciário do Supremo Tribunal Federal, é enorme. Em debate está a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96), que permite a prorrogação do prazo de vigência de patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Trata-se de dispositivo legal que não encontra respaldo na Constituição nem em nenhuma legislação estrangeira equivalente e que, conforme cálculos “conservadores” do Tribunal de Contas da União – TCU, provocou prejuízo de mais de R$ 1 bilhão nos últimos 10 anos apenas no Ministério da Saúde^[1]. A ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da República, é relatada pelo ministro Luiz Fux.

Apresentamos, aqui, uma breve síntese das razões jurídicas que demonstram porque o referido dispositivo legal tem que ser declarado inconstitucional. A Parte I traz uma rápida explicação do instituto das patentes. A Parte II elucida as regras que regulam o prazo de patentes no Brasil.

A Parte III afasta as premissas que supostamente conferem base à regra da extensão de prazo. A Parte IV trata dos principais argumentos que demonstram a inconstitucionalidade do preceito atacado. A Parte V aborda as razões pelas quais o pedido de modulação de efeitos deve ser rejeitado e a Parte VI encerra o texto com uma breve conclusão.

(I) Patentes

As patentes são um clássico exemplo de privilégio conferido pela propriedade intelectual modelado num sistema utilitarista^[2]. Estabelece-se um monopólio para incentivar a atividade inventiva, almejando o desenvolvimento de máquinas, medicamentos, entre outras invenções, de maneira a permitir que o inventor possa recuperar o valor e o esforço investidos na empreitada.

Em troca, a coletividade, que arca com o custo social do monopólio, sai ganhando com a divulgação da invenção patenteada e com o avanço científico obtido. Com o final do prazo de proteção, a invenção passa a fazer parte do domínio público, tornando-se de livre exploração por todos^[3].

As patentes representam a modalidade de proteção mais forte conferida pela propriedade intelectual^[4]. Enquanto vigentes no país, elas afastam qualquer utilização da invenção protegida, inclusive a importação de um produto que já esteja no domínio público no exterior^[5]. Se alguém, coincidentemente, sem nunca ter tido notícia da patente no território nacional, invente o mesmo objeto, ele não poderá explorá-lo, por conta da força do privilégio conferido^[6].

(II) O Prazo das Patentes no Brasil

Seguindo o que acordado pelo Brasil em 1994, na Rodada do Uruguai do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – TRIPS, incorporado ao direito pátrio pelo Decreto Legislativo nº 30/94 e promulgado por meio do Decreto Executivo nº 1.355/94, a LPI foi editada em 1996 prevendo 20 anos de prazo de proteção para as patentes de invenção, contados da data do depósito do pedido (art. 40).

No entanto, sem paralelo com o que ocorre em qualquer outro lugar do mundo, extravasando a proteção convencionada no TRIPS, a referida lei também estabeleceu que o prazo de vigência das patentes de invenção não será inferior a 10 anos, contados da data de sua concessão pelo INPI (art. 40, par. único, da LPI).

Assim, se a análise de uma patente se alongar por mais de 10 anos após o depósito do pedido, cada dia adicional que for gasto pelo INPI no exame é, ao final, acrescido ao prazo de vigência, que será de 10 anos após a data de deferimento, o que permite a titularidade da propriedade por mais de 20 anos, diversamente do limite previsto no caput do art. 40.

A justificativa para a existência da extensão do prazo é a de que é supostamente necessário compensar o titular da patente pelo longo prazo que ele ficou impossibilitado de explorar a invenção, em virtude da demora do INPI. Parte-se, então, da premissa equivocada de que enquanto o pedido estiver sob análise, haveria a impossibilidade de fruição da invenção, sendo, portanto, necessária e justa a compensação.

Segundo dados do Ministério da Economia, 62% das patentes concedidas em 2018 tiveram o seu prazo estendido com base nesse dispositivo^[7].

(III) A falsa premissa da impossibilidade de fruição da invenção enquanto pendente a análise do pedido de patente

Se fosse verdadeira a premissa de que enquanto o pedido estiver sob análise do INPI, há impossibilidade de fruição da invenção, seria no mínimo curioso imaginar por qual razão os 164 países signatários do Acordo TRIPS convencionariam que “o prazo da proteção patentária não poderá se encerrar antes do transcurso de um período de vinte anos contado da data do protocolo do pedido” (art. 33).

Vale reiterar o marco temporal determinado pelos 164 países signatários: a data do protocolo do pedido. Haveria que um evidente contrassenso em estabelecer uma proteção de 20 anos que jamais seria usufruída, já que, em qualquer caso, gasta-se um mínimo de tempo no exame do pedido de patente. Seria mais lógico, nesse caso, simplesmente, contar o prazo da data do deferimento do pedido de patente.

Em verdade, é necessário compreender que ainda que tecnicamente a proteção patentária apenas nasça com o deferimento do registro, as legislações dos países mais desenvolvidos estabelecem mecanismos de proteção da invenção mesmo sob exame da entidade estatal, os quais, em razão do risco econômico que impõem, têm o efeito prático de dissuadir qualquer utilização não autorizada no período de análise, conferindo, assim, um monopólio de fato sobre a invenção, mesmo que ele de direito ainda não exista.

Nos Estados Unidos, esse mecanismo era doutrinariamente denominado ‘pre-issuance royalty’, mas, em 1999, acabou sendo positivado na legislação como um direito intitulado provisional patent right^[8].

Na Convenção Europeia de Patentes, o mecanismo está representado em um dispositivo específico que determina que os Estados-membros devem incorporar nas legislações nacionais ‘rights conferred by a European patent application after publication’.^[9]

Como destaca Robert W. Pritchard, “um dispositivo legal que assegure o pagamento de royalties é essencial pois sem tal previsão uma terceira parte poderia ler a publicação do pedido de patente e passar a explorar a invenção antes da patente ser concedida.”^[10]

É exatamente isso que ocorre no Brasil em razão do art. 44 da LPI. Ele assegura ao titular da patente o direito de ser indenizado por qualquer utilização não autorizada do seu invento também entre a data da publicação do pedido e a data de concessão do direito patentário.

Ou seja, se o pedido de patente for deferido, o seu detentor poderá obter indenização por perdas e danos não apenas por utilizações não autorizadas ocorridas depois de ele ter se tornado formalmente o titular do direito, mas também por quaisquer usos retroativos que tenham se dado entre a data de publicação do pedido e a data da concessão, quando ele ainda não detinha a patente e, em tese, qualquer direito.

Daí o ministro Luís Felipe Salomão, do STJ, afirmar que “a almejada proteção [se] inicia[...] no momento do depósito, podendo o inventor tomar as medidas judiciais necessárias para afastar qualquer violação a seu direito após a concessão da patente.”^[11]

É essa a razão pela qual Robert W. Pritchard destaca que “um dispositivo prevendo o pagamento de royalties permite que o inventor exitoso receba todos os benefícios da inovação” ^[12].

É fundamental, também, ter em mente a amplitude das modalidades de perdas e danos previstas na legislação para o uso não autorizado. O artigo 210 da LPI não somente assegura ao titular recuperar (a) o que teria ganho se o uso não autorizado não tivesse ocorrido ou (b) o valor da licença compulsória que poderia ter sido cobrada, mas faculta que o titular (c) opte por receber todos os benefícios auferidos pelo autor pelo uso não autorizado, numa modalidade de indenização denominada lucro de intervenção^[13].

Há, assim, a possibilidade de não apenas recuperar o que o titular deixou de ganhar, mas de reaver tudo o que o seu concorrente lucrou. É, deste modo, evidente a intenção legal de retirar qualquer incentivo ao uso não autorizado mesmo no período de exame do pedido da patente.

Portanto, é absolutamente falsa, assim, a premissa de que enquanto o INPI examina o pedido de patente, o titular não pode explorar a invenção e de que, por isso, ele precisa ser compensado com mais prazo após a concessão do privilégio.

Na prática, é incontestável que, enquanto o pedido de patente está sob exame, o titular explora a sua invenção no mercado com exclusividade, usufruindo desde já de um monopólio de fato, inclusive, em muitos casos, licenciando o uso de patentes pendentes de análise^[14], sobretudo se correspondente a patentes já deferidas no exterior.

É comum, por sinal, ver o aviso ‘PATENT PENDING’ em alguns produtos importados justamente para dar o aviso de que há um pedido em exame e que eventual deferimento poderá ensejar ações de perdas e danos por usos desautorizados.

Após a concessão, o direito já usufruído apenas se consolida e legitima que o titular busque reparação por qualquer utilização pretérita relativa ao período em que, em tese, não detinha o direito.

(IV) A inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI

Tendo sido demonstrado que a previsão legal de extensão do prazo de patentes é absolutamente destituída de causa, uma vez que, conforme as palavras acima transcritas do ministro Luís Felipe Salomão, “a almejada proteção [se] inicia[...] no momento do depósito”, fica claro que a edição do parágrafo único do art. 40 da LPI representa um inequívoco desvio de poder legislativo, expressão referida pelo ministro Celso de Mello em julgado do STF^[15].

Esse abuso do poder de legislar fere a essência do princípio do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, da CF/88), na medida em que, criando um custo social destituído de lógica jurídica, priva a todos de usufruir de um bem que deveria estar em domínio público, interferindo na propriedade coletiva.

E esse custo social é imposto em consequência de ofensa direta, a um só tempo, aos princípios da razoável duração do processo no âmbito administrativo e eficiência administrativa (arts. 5º, LXXVIII e 37, caput, da CF/88), que, interpretados em conjunto, deveriam garantir os meios para a celeridade da tramitação do pedido perante o INPI, e não para assegurar um privilégio a um particular justamente em razão da sua morosidade.

Há violação também à previsão constitucional de provisoriedade da proteção patentária (art. 5º, XXIX, da CF/88), que institui a necessidade de um prazo previamente estabelecido para duração do privilégio de exclusividade, sob pena de se privar a coletividade de maneira indefinida do conhecimento científico.

A lógica da violação é simples: segundo o parágrafo único do art. 40 da LPI, a duração de uma patente no Brasil será tão extensa quanto a demora do INPI em concedê-la – já que sempre há risco de ser concedido prazo mínimo quando da concessão da patente.

Mas não são apenas essas as violações constitucionais que merecem ser reconhecidas. Com efeito, a previsão da extensão do prazo das patentes também ofende a livre iniciativa (art. 1º, IV e 170, da CF/88), tendo em conta que priva as empresas brasileiras do direito de concorrerem em igualdade de condições com as estrangeiras, no mercado das chamadas improvement patents.

É que grande parte das invenções patenteadas são melhoramentos ou novos usos de produtos patenteados que caem em domínio público, muitas vezes alcançados por competidores do titular da invenção original. Como as patentes brasileiras, por força da regra de extensão do prazo, tendem a entrar em domínio público em momento muito posterior do que os mesmos inventos no exterior, já que não há regra similar em qualquer outro país signatário do acordo TRIPS, as empresas brasileiras ficam praticamente fora da competição internacional por esses aprimoramentos de conhecimento, o que torna mais custoso e improvável o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CF/88).

É certo, ademais, que a livre iniciativa é igualmente prejudicada na medida em que os competidores brasileiros não possuem informações seguras de quando o prazo de uma determinada patente se expirará e ainda sofrem os efeitos de táticas protelatórias no processamento dos requerimentos de patentes perante o INPI, feitas pelos próprios requerentes dos pedidos.

Essas práticas se apresentam de diversas maneiras, como na redação de pedidos obscuros ou definidos de forma demasiadamente ampla, tudo de forma a retardar a análise e contar com a extensão de prazo.

O exame de razoabilidade/proporcionalidade também corrobora com o reconhecimento da inconstitucionalidade. Como é corrente, normas que restringem direitos fundamentais se submetem à análise de três subprincípios: (a) adequação; (b) necessidade; e (b) proporcionalidade em sentido estrito^[16].

Nenhuma norma pode ser considerada adequada se seu objetivo for solucionar um problema irreal. E, ainda que, por algum motivo, se pudesse considerá-la adequada, o parágrafo único não seria capaz de superar a exigência da necessidade^[17].

Por esse critério, a lei que restringe direitos fundamentais só é legítima se não houver meio menos restritivo capaz de produzir os resultados pretendidos pela norma. Conforme elucidado anteriormente, a sistemática de proteção retroativa ao detentor da patente, prevista no art. 44 da LPI, é inequivocamente uma solução menos restritiva ao problema do que a extensão de prazo permitida pelo parágrafo único do art. 40, que amplia custo social ocasionado pelo privilégio.

O dispositivo em exame padece igualmente da falta de proporcionalidade em sentido estrito. Por esse critério, busca-se saber se o sacrifício a direito fundamental é satisfatoriamente compensado pela promoção de outros.

Não é o caso. Como visto, o parágrafo único do art. 40 provocou prejuízos à coletividade na ordem de bilhões, segundo apontou relatório conduzido no âmbito do TCU^[18]. O que se tem, portanto, é um preceito legal que produz custos financeiros astronômicos a pretexto de solucionar um problema que, em verdade, sequer existe.

Diante desse cenário, não é à toa que o jurista português Nuno Pires de Carvalho qualificou regras como a do parágrafo único do art. 40 da LPI como uma verdadeira armadilha^[19] e o TCU recomendou ao Congresso Nacional sua revogação imediata^[20].

(V) Inconstitucionalidade que deve ser irrestrita

É necessário também rejeitar qualquer pedido de modulação de efeitos da eventual declaração de inconstitucionalidade para proteger patentes já concedidas que gozam do prazo adicional conferido pela norma inconstitucional.

Pelo texto do TRIPS, de 1994, que nenhum inventor dos países signatários deve ter a expectativa legítima de usufruir da proteção patentária por mais de 20 anos. Não há dúvidas de que a eventual modulação, que terá o efeito de preservar extensões de vigências de patentes já deferidas, cristalizará o custo social à economia popular e à inovação no Brasil por vários anos, num período estratégico de retomada do crescimento nacional e de necessidade de resgate dos níveis de industrialização no país. Os danos serão sentidos por décadas.

Além disso, julgados históricos da Suprema Corte dos Estados Unidos assentam que “qualquer tentativa de reserva ou continuação de um titular da patente, depois que a patente expirar, independentemente da ferramenta legal empregada, é contrária à política e ao propósito do direito de patentes.”^[21]

Essa orientação foi ratificada pela Corte em 2015, no julgamento Kimble v. Marvel Entertainment, LLC^[22], cuja opinion foi redigida pela Justice Elena Kagan, em que o Tribunal reafirmou o entendimento que são inválidos contratos privados que autorizam a cobrança de royalties após o prazo de expiração de patentes.

Na própria ementa do julgado, a magistrada expressamente assentou que “uma patente tipicamente expira 20 anos da data do pedido. [...] Nesse momento, o irrestrito direito de fazer ou usar a invenção passa para o público.” E advertiu que a Suprema Corte “tem cuidadosamente protegido a significância dessa data de expiração e tem declinado executar leis e contratos que restrinjam o acesso público de invenções com patentes vencidas ou não-patenteáveis.”

Ela explicou, ainda, que “permitir ainda que apenas uma única companhia de restringir o seu uso de uma patente expirada ou inválida [...] despojaria [...] o público consumidor da vantagem que deve ser derivada da livre exploração da descoberta [e] permitir esse resultado, ainda que com base em previsão contratual, indevidamente retiraria a eficácia da lei de patentes”^[23].

Esses precedentes da Suprema Corte dos EUA sintetizam o princípio sobre o qual está assentado o propósito de concessão de patentes em nível global e não há porque se acreditar que se o Brasil também optar por segui-lo, incorrerá em insegurança jurídica.

Como 80% dos pedidos de patentes formulados no INPI são de estrangeiros – dos quais 30% americanos – não há porque dispensar a eles tratamento diverso do que teriam em seus países, já que os EUA, a Comunidade Europeia e o Japão, de onde emanam a quase totalidade dos pedidos, também são signatários do TRIPS.

(VI) Conclusão

É evidente a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, um dispositivo exclusivo da legislação brasileira, sem correspondente na legislação de nenhum outro país, absolutamente destituído de causa e oriundo de um desvio de poder legislativo, que gera um custo social injustificado bilionário ao Poder Público, à população em geral e à inovação do país.

É premente a necessidade de STF declarar a nulidade do dispositivo, com efeitos ex tunc. Como afirmou a Justice Elena Kagan,“patentes dotam os seus titulares com certos superpoderes, mas apenas por um período limitado”^[24].

[1] TCU, ACÓRDÃO 1199/2020 – PLENÁRIO, Rel. Min. Vital do Rego, j. 13.5.2020.

[2] Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age. 2^nd ed. New York: Aspen Law & Business. (2000)

[3] Idem.

[4] Stanford Encyclopedia of Philosophy, disponível em: <https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/>. Acessado em 18 de julho de 2020.

[5] Idem.

[6] Se isso ocorresse, por exemplo, com uma criação protegida pelo direito autoral a vedação não existiria.

[7] Cf. Note C. 8893, p. 2. – Ministério da Economia. Disponível em https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_31/comments_received/brazil_1.pdf. Acessado em 18.7.2020.

[8] 35 U.S.C. § 154(d).

“(d) Provisional Rights.

(1)In general.—In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty or an international design application filed under the treaty defined in section 381(a)(1) designating the United States under Article 5 of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued—

(A)

(i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or

(ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and

(B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.”

[9] “Article 67

Rights conferred by a European patent application after publication

(1) A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications.

In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.”

[10] Robert W. Pritchard, The Future is Now – The Case for Patent Harmonization, 20 N.C.J. Int’l L & Com. Reg. 291 (1994). Tradução livre.

[11] STJ, MC n. 15.222, DJ 20.2.2009. Grifou-se.

[12] Robert W. Pritchard, The Future is Now – The Case for Patent Harmonization, 20 N.C.J. Int’l L & Com. Reg. 291 (1994). Tradução livre. Grifou-se.

[13] Sobre o lucro de intervenção, cf. STJ, REsp 1.698.701/RJ, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, j. 2.10.2018, DJe 8.10.2018.

[14] A notícia abaixo demonstra, por exemplo, que a Amgen. Immunex Corporation obteve a licença do pedido de patente do remédio Enbrel® (etanercept) junto à Hoffman-La Roche Inc. ("Roche"). O contrato foi celebrado em 1999 e a patente apenas foi obtida nos EUA em 2011. Disponível em: <http://investors.amgen.com/news-releases/news-release-details/enbrelr-etanercept-patent-issued/>. Acessado em 19 de julho de 2020.

[15] STF, ADI nº1.158 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.12.1994, DJ 26.5.1995.

[16] V., sobre o tema, Gilmar Ferreira Mendes & Paulo Gonet Branco, Curso de Direito Constitucional, 14ª Ed., 2019, p. 135 e ss. Daniel Sarmento & Cláudio Souza Neto, Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho, 2ª Ed., 2016, p. 467 e ss.

[17] Segundo a jurisprudência constitucional estadunidense, a norma que restringe direito fundamental deve ser necessária (assim entendido o meio menos restritivo) para atingir um propósito estatal essencial (necessary to achieve a compelling state purpose). V., sobre o tema, Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: principles and policies, 5ª Ed., 2018, p. 123.

[18] TCU, ACÓRDÃO 1199/2020 – PLENÁRIO, Rel. Min. Vital do Rego, j. 13.5.2020.

[19] PIRES DE CARVALHO, Nuno. The Trips Regime of Patent Rights, 3^rd. Ed. Kluwer Law International. 2010. Item 33.10. Citado por Denis Borges Barbosa em A Inexplicável Política Pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Revista da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, vol. 19. p. 183.

[20] Eis o trecho do acórdão do TCU que recomendou a revogação: “Além disso, ante o impacto financeiro no imenso volume de aquisições de medicamentos pela Administração Pública, propõe-se recomendar à Casa Civil da Presidência da República que avalie a conveniência e oportunidade de discutir a revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI, tendo em vista que o requerente de patente, quando há atraso excessivo no exame, já é protegido pelo disposto no art. 44 da LPI, que oferece retroatividade às pretensões do depositante da patente, conforme supramencionado nos parágrafos 219 e 220. Nesse sentido, não se considera razoável conceder a extensão de prazo de validade de patente para pedidos em que a concessão ocorre após decorridos dez anos do depósito, sobretudo tendo-se em vista que o acordo Trips, supramencionado nos parágrafos 21 a 23, não prevê tal exceção ao prazo de proteção de vinte anos, tampouco existe paralelismo dessa regra com leis de propriedade industrial de outros países.” TCU, ACÓRDÃO 1199/2020 – PLENÁRIO, Rel. Min. Vital do Rego, j. 13.5.2020.

[21] Scott Paper Co. v. Marcalus Co., 326 U.S. 249, 256 (1946).

[22] 576 U.S. ___ (2015). Tradução livre de “(a) A patent typically expires 20 years from its application date. 35 U. S. C. §154(a)(2). At that point, the unrestricted right to make or use the article passes to the public. See Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U. S. 225, 230. This Court has carefully guarded the significance of that expiration date, declining to enforce laws and contracts that restrict free public access to formerly patented, as well as unpatentable, inventions. See, e.g., id., at 230–233; Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U. S. 249, 255–256”.

[23] Idem. Tradução livre de “Allowing even a single company to restrict its use of an expired or invalid patent, we explained, "would deprive ... the consuming public of the advantage to be derived" from free exploitation of the discovery. And to permit such a result, whether or not authorized "by express contract," would impermissibly undermine the patent laws.”

[24] Id.

A ADI 5529 e o prazo indeterminado das patentes no Brasil

Por que é necessária a invalidação de um privilégio injustificado e que causa prejuízos bilionários à sociedade