Kone Prieto Furtunato

Gabriel Magadan

No último dia 26 de abril, comemorou-se o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, instituído pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). A data convida à reflexão sobre a efetividade do sistema de proteção das patentes, desenhos industriais e marcas, especialmente, no que diz respeito aos valores das indenizações fixadas em casos de violação.
A 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (<a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/tjsp">TJSP</a>) manteve a condenação do supermercado Carrefulvio por uso indevido da marca e identidade visual do Carrefour. A decisão reconheceu a violação do uso da marca e a prática de concorrência desleal, fixando indenização por danos morais em R$ 20 mil — valor reduzido da sentença original de R$ 30 mil. Além disso, determinou o ressarcimento de danos materiais, nos termos do artigo 210 da Lei da Propriedade Industrial. 
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O acórdão chama atenção para a fragilidade dos critérios adotados na fixação de danos morais em casos de violação marcária. A decisão faz menção à lesão à “honra objetiva da pessoa jurídica”, vinculada à imagem e ao nome comercial da empresa. 
No entanto, os valores arbitrados em decisões semelhantes seguem variando de R$ 5 mil a R$ 60 mil, sem balizas claras. O <a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/stj">STJ</a> tem adotado o chamado “método bifásico”, proposto pelo ministro Sanseverino, que analisa precedentes (grupos de casos) e as peculiaridades do caso concreto — como grau de culpa e capacidade econômica das partes. 
Esses parâmetros, todavia, ainda não dialogam suficientemente com a lógica interna do sistema de propriedade intelectual. O Direito Marcário protege não apenas o titular, mas o equilíbrio da concorrência e o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (CF, artigo 5º, XXIX). 
A criação de uma marca exige empenho criativo e investimento financeiro, construindo valor simbólico e reputacional que, uma vez apropriado indevidamente, pode confundir o consumidor ou induzi-lo em erro, trazendo, como consequência, a sua depreciação. 
Diante desse cenário, temos estudado o tema buscando elementos conceituais que podem contribuir à reflexão sobre o montante da indenização por violação e de marca e acreditamos na possibilidade de contribuir ao debate com a indicação de três critérios objetivos que poderiam ser utilizados para mensurar o dano moral em casos semelhantes e que não fogem à lógica do sistema da propriedade intelectual e da verificação de um dano à esfera objetiva da pessoa jurídica:
<ol>
<li>critério do valor da marca: o dano pode ser estimado com base no valuation da marca violada, extraindo-se um percentual proporcional à depreciação causada pela contrafação;</li>
<li>critério da repercussão pública: considera a extensão do dano conforme o público atingido e a probabilidade de confusão em relação à marca contrafeita – esse segundo critério pode contribuir para que se avalie o percentual de menoscabo em relação ao valor da marca atingida. No caso do Carrefulvio, o impacto foi local, restringindo-se à comunidade de uma cidade de pequeno porte. Esse dado delimita objetivamente a amplitude da ofensa; e</li>
<li>critério dissuasivo: visa inibir a conduta ilícita, sem que com isso se esteja a atribuir caráter punitivo, que não é próprio do instituto da responsabilidade civil. O valor deve ser suficiente para desestimular a contrafação, mas proporcional à capacidade econômica do infrator, evitando seu colapso financeiro ou mesmo o enriquecimento do lesado.</li>
</ol>
É preciso avançar nesse debate. Os valores fixados hoje, muitas vezes simbólicos, e arbitrados de forma aleatória, desconsideram o papel econômico das marcas e fragilizam o sistema ao qual se deve proteger.
A responsabilidade civil, tem função eminentemente reparatória e os valores fixados a título de dano moral podem e devem cumprir adicionalmente fator inibitório da violação, em respeito à livre concorrência e à propriedade intelectual.

Supermercado Carrefulvio, em São Bento do Sapucaí (SP), foi condenado pelo TJSP por uso indevido da marca e identidade visual do Carrefour

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JOTA

Valores atuais de indenizações desconsideram papel econômico das marcas e fragilizam sistema ao qual se deve proteger

Dano moral por violação de marca: quanto vale uma reputação?

Valores atuais de indenizações atualmente desconsideram o papel econômico das marcas e fragilizam o sistema ao qual se deve proteger