Mirielle Carvalho

Por unanimidade, a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (<a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/trf2">TRF2</a>) decidiu, na última terça-feira (12/11), que marca mista que combina termos descritivos com elementos figurativos pode ser registrada, desde que o conjunto seja dotado de forma distinta suficiente. O relator, desembargador Flavio Oliveira Lucas, entendeu que houve irregularidade no indeferimento dos registros para a marca mista "the coffee", visto que ela contém elemento figurativo.
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No caso em questão, o colegiado analisou a ação interposta pela Cafe Fratelli Franqueadora Ltda (The Coffee) contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos atos administrativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (<a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/INPI">INPI</a>) que indeferiram os pedidos de registro da marca mista "the coffee", sob o fundamento de que a marca não possuía distintividade suficiente, conforme o art. 124, VI, da <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm">Lei 9.279/96</a> – a Lei da Propriedade Industrial (<a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/LPI">LPI</a>).
Em sua sentença, o juiz Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, entendeu que o elemento nominativo "the coffee" está diretamente relacionado ao produto (café) comercializado pela autora. Desse modo, afirmou que "as marcas da autora não gozam de suficiente forma distintiva, não permitindo o registro nos moldes da parte final do inciso VI do artigo 124 da LPI, especialmente com relação aos ideogramas japoneses, reputados como elementos figurativos de caráter secundário no conjunto da marca da apelante".
Contudo, para o desembargador Flavio Oliveira Lucas, a inclusão de ideogramas japoneses no conjunto marcário confere distintividade suficiente para permitir seu registro, nos termos do art. 124, VI, da LPI. Segundo ele, o dispositivo prevê que expressões de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, não podem servir individualmente como marca, visto que, ante a ausência de distintividade, tais sinais não possuem a aptidão de distinguir determinado produto ou serviço.
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No caso em análise, o desembargador ressalta que a marca é composta pela palavra japonesa “za kohi” (o café, em tradução livre), através dos seus correspondentes ideogramas japoneses à marca (“ザ.コーヒー”).
Embora ressalte que a marca tem a função de distinguir o produto ou serviço dentre os que lhe são idênticos, semelhantes ou afins e que não se pode registrar como marca expressões genéricas, o desembargador destaca que a proibição prevista no dispositivo da LPI não é absoluto. De acordo com Oliveira Lucas, conforme os termos do dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, genéricas, ou simplesmente descritivas, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva.
"Nos presentes autos, o pedido de marca objeto da presente ação é de natureza mista apresentando o termo nominativo "the coffee" associado ao ideograma japonês ザ.コーヒー, sendo este capaz de atribuir a distintividade ao conjunto marcário, permitindo que os consumidores reconheçam o sinal como marca", avaliou o desembargador. Por essa razão, concluiu que o signo, diante da presença de elemento figurativo, possui suficiente distintividade, pelo que é suscetível de registro.
Para Juliana Motter Araújo, representante da Café Fratelli Franqueadora Ltda. e sócia coordenadora do Núcleo Contencioso da Baril Advogados, a distintividade da marca mista “the coffee” também já havia sido reconhecida por diversos órgãos de propriedade intelectual ao redor do mundo, inclusive em países que têm a língua inglesa como língua oficial, como Reino Unido e Porto Rico, nos quais o registro da marca em questão foi concedido, "de modo que a decisão proferida pelo TRF2 equipara a situação marcária no Brasil com os demais países nos quais o signo foi depositado, via protocolo de Madrid, a partir do pedido nacional”.
O processo tramita sob o número 5062673-03.2022.4.02.5101/RJ no TRF2.

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JOTA

Para TRF2, inclusão de ideogramas japoneses no conjunto confere distintividade suficiente para permitir seu registro

TRF2: marca &#8216;The Coffee&#8217; pode ser registrada por combinar termos com elementos figurativos

TRF2: marca 'The Coffee' pode ser registrada por combinar termos com elementos figurativos

Para TRF2, nada impede que se registrem expressões comuns ou descritivas, desde que elas sejam revestidas de suficiente forma distintiva