Mariana Muniz

Uma empresa que usa em seus produtos a mesma embalagem da concorrente comete crime de trade dress? Depende. Como a lei não trata especificamente do assunto, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a intervenção do Judiciário deve ser pontual, analisando as circunstâncias caso a caso.
O pano de fundo da decisão unânime do tribunal é a disputa entre as fabricantes das marcas de algodão Apolo e Farol por conta do conjunto-imagem de suas embalagens - expressão que engloba as cores, letras e disposição características de um produto ou serviço.
De acordo com a defesa da Apolo, autora da ação, a Farol, sua concorrente no mesmo segmento de mercado, passou, repentinamente, a utilizar embalagens que faziam "clara alusão ao produto" fabricado por ela, Apolo.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) tratou a questão como concorrência desleal – e condenou a Farol não só a parar de vender os produtos na embalagem da discórdia, como a pagar uma indenização de R$ 30 mil por reparação patrimonial.
A Farol recorreu ao STJ, alegando que a embalagem não tem registro no INPI, assim como não há registro dos elementos distintivos utilizados. E que, não havendo registro, não haveria proteção de marca.
Para o relator do recurso especial 1.353.451, ministro Marco Aurélio Bellizze, embora não seja disciplinado na legislação nacional, a proteção ao trade dress vem sendo garantida com base no dever geral de garantia de livre mercado – ou seja, “no dever estatal de assegurar o funcionamento saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar distorções de concorrência”.
Em sua decisão, Bellizze afirma que os limites concorrenciais introduzem conceitos imprescindíveis para a definição da amplitude da proteção da propriedade industrial. Mas que “não se pode admitir que a pretexto de se proteger o conjunto-imagem de um produto, se assegure o uso exclusivo e indeterminado de uma determinada funcionalidade não registrada, por exemplo”.
“Por incrementar a competição, a entrada de conjunto-imagem semelhante em mercado já assemelhado não deve ser obstada por meio de intervenção judicial. Esta deverá ser excepcional e sempre pautada pela verificação concreta de que se está diante de algo novo e peculiar a ponto de despertar o Estado de sua inércia, consequência da livre concorrência e da liberdade de iniciativa adotadas no Brasil”, defendeu o relator.
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Confusão nos tribunais 
Em seu voto, o ministro também apontou que é preciso fazer uma diferenciação entre o conjunto-imagem e os institutos denominados marca e desenho industrial. Essa distinção, segundo ele, é fundamental para definir o tratamento jurídico que será dado a cada caso e as “consequências advindas de condutas anticompetitivas praticadas em desrespeito a marca, desenho industrial ou conjunto-imagem”.
“Tem-se percebido uma confusão nas cortes locais quanto à utilização desses conceitos”, afirmou.
Bellizze lembrou que apesar de não ser questão inédita no STJ, o trade dress ainda é um tema consideravelmente novo e que tem provocado diversos questionamentos. Isso porque, “a despeito de seu reconhecimento pelos Tribunais brasileiros, não há a previsão dos requisitos necessários para sua proteção ou a previsão clara de sanção na hipótese de eventual lesão”.
De acordo com o ministro, a jurisprudência do STJ sobre a questão demonstra que, na maioria dos casos, a caracterização de afronta ao conjunto-imagem tem sido decidida, caso a caso, pelos tribunais locais. Por conta da Súmula 7, o que acaba acontecendo é que o STJ se restringe a manter as conclusões dos acórdãos.
Na interpretação do relator, o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de propriedades industriais somente justificará a intervenção do Judiciário para afastar condutas concorrenciais que ultrapassem os limites da disputa legítima.
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Esses limites estão, segundo Bellizze, “ora na confusão do consumidor decorrente de imitação desleal, ora na usurpação de vantagem alheia decorrente da associação de seu produto ou serviço com a prestação de seu concorrente, situação em que é notório o intuito de "pegar carona" no sucesso obtido pelo investimento de outrem”.
Na conclusão do ministro, o Judiciário não pode intervir para “meramente assegurar um direito de exploração exclusiva a bem não registrado na forma legalmente exigida”. Para o caso concreto da disputa entre as marcas de algodão, como não há registro da embalagem de nenhuma das empresas, o ministro considerou que “não se cogita da existência de um direito de exploração exclusiva, de modo que a vedação à utilização por alguma das partes depende mesmo da caracterização efetiva de ato de concorrência desleal”.
E que, por se tratar de supostas práticas anticoncorrenciais por meio da utilização de conjunto-imagem parecido, “deve-se reconhecer que o cerne do processo repousa em fato cuja caracterização depende, a priori, de conhecimento técnico especial não exigível de um juiz de direito, devendo, por isso, o juiz se servir do auxílio técnico de expert”. Assim, a Turma decidiu cassar a sentença que condenava a Farol e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de uma prova pericial.
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estabilização da tutela antecipada

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Trade dress: STJ julga disputa entre duas empresas

A decisão é da 3ª Turma do STJ