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TJSP: Uso exclusivo de marca registrada não é absoluto

Detentora da marca China in Box não consegue impedir uso da expressão “In Box”

“O direito de uso exclusivo de marca, adquirido com o registro no Instito Nacinal de Propriedade Intelectual (INPI), não é absoluto”, assim a juíza Renata Martins de Carvalho, da 39a. Vara Cívil do Tribunal de Justiça de São Paulo, iniciou sua decisão, ao julgar improcedente o pedido inicial da Trend Foods Franqueadora Ltda., detentora da marca China in Box, para impedir que a empresa Triskle Serviços de Estética e Beleza e Comércio de Produtos Orgânicos Ltda., utilize a expressão “In Box” na marca Detox in Box e o domínio www.detox.com.br

A empresa Frend Foods, que comercializa comidas chinesas em caixinhas, é titular de diversos registros de marcas e desenhos industriais referentes à expressão “China in Box”. E alegou em juízo que a ré estaria violando seu direito de propriedade industrial, ao se valer da marca “Detox in Box”, causando confusão ao consumidor, e se aproveitando da publicidade e boa reputação da marca autora, mediante a prática de concorrência desleal.

Contra a decisão proferida cabe recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que poderá manter ou reformar a sentença.

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A juíza, entretanto, rebateu os argumentos da China in Box, afirmando que os produtos comercializados pelas partes não são idênticos e tampouco semelhantes. “A autora atua no ramo de fast food oriental, vendendo refeições isoladas a preços acessíveis, enquanto a requerida comercializa kits de comida natural montados sob encomenda, visando a desintoxicação do organismo, mediante programas de alimentação individuais que duram sete dias”, frisou.

“Ademais, não são poucos os aspectos divergentes entre os dois produtos. Rápida comparação demonstra diferenças em relação aos preços de venda de cada um, ao trade dress (exposição visual da marca e dos produtos) e até mesmo do atendimento ao consumidor, na medida em que o produto da requerida exige contato constante com os clientes”, analisou a magistrada.

Assim sendo, prosseguiu, não há como falar em coincidência de ramos mercadológicos ou risco de confusão dos consumidores, bem como não procedem as alegações de concorrência desleal praticada pela requerida.

Para a juíza Renata de Carvalho, não se verificam nenhuma das hipóteses apresentadas. “Os públicos alvo das marcas ora em litígio não se confundem. Não é crível que alguém encomendaria um programa para desintoxicação do organismo acreditando ter encomendado comida chinesa. Portanto, não há como falar em desvio de clientela ou indenização por lucros cessantes, uma vez que a autora certamente não deixou de lucrar em razão dos produtos da requerida”, afirmou.

A juiza ainda analisou a questão das marcas. “De igual modo não prospera a alegação inicial de que a requerida teria se aproveitado do prestígio da marca da autora. A distinção existente nas marcas nominativas (“China” e “Detox”) indica ao próprio consumidor que os produtos comercializados pelas partes servem a propósitos completamente diferentes, não sendo plausível a presunção de que a clientela da requerida a tenha associado à marca autora”, decretou em sua decisão.

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“A decisão demonstra a maturidade do Poder Judiciário em assuntos relacionados à propriedade intelectual e impede a tentativa da China in Box de monopolizar o uso do termo ‘In Box’, sobretudo em situações em que não exista qualquer possibilidade de confusão. Não se pode perder de vista que a livre iniciativa é a regra de mercado e o Judiciário só deve reprimir tal direito se restar demonstrada a conduta antijurídica do infrator”, afirma Marcelo Mazzola, advogado do escritório Dannemann Siemsen, responsável pela defesa da Detox in Box.

Já para a advogada defensora da empresa de comidas chinesas, Elaine Prado, do escritório Denis Borges Barbosa Advogados e Solmark Assessoria em Propriedade Intelectual “a empresa está avaliando os próximos passos a serem adotados contra a expressão ‘Detox in Box’. O escritório argumenta que a empresa é pioneira no uso do termo e que fez “vultosos” investimentos em publicidade. “O China in Box informa que o pioneirismo da rede em seu segmento de atuação foi reconhecido no início de 2014, em decisão da Seção Especializada em Propriedade Intelectual do Tribunal Regional Federal – 2ª região. A construção da marca, que se tornou líder e detentora do uso exclusivo da expressão “in box”, veio por conta de muito investimento.

Outras vitórias jurídicas já foram alcançadas contra o uso da expressão “in box” por terceiros. A primeira empresa a imitar a marca já famosa foi a “Asia in Box” que, recentemente, teve seu registro de marca anulado após o julgamento da ação do TRF2ª região, em outubro de 2013.

Contra a “Massa in Box”, o China in Box obteve deferimento de tutela antecipada a seu favor e, outra ação favorável, ocorreu contra o “Uai in Box”, com tutela antecipada e sentença “condenando a ré definitivamente a se abster de utilizar a expressão ‘in box’.

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Outras ações ainda aguardam andamento ou mesmo arquivamento por acordo entre as partes, ressalta o escritório Denis Borges Barbosa. “Além disso, no âmbito administrativo, há marcas sendo indeferidas pelo INPI em vista dos registros da marca “China in Box”.

Para o advogado Gabriel Leonardos, sócio-sênior do escritório Kasznar Leonardos, especialista em Propriedade Intelectual, a sentença explicou claramente porque não há risco de confusão comparando-se as marcas, os produtos assinalados, e os respectivos públicos consumidores. Sem risco de confusão, não há violação de direito sobre a marca.

“Para o sistema jurídico, é fraca uma marca que remete ao produto ou serviço, ou a qualidades do produto ou serviço oferecido. Paradoxalmente, esse mesmo tipo de mesma marca é considerado ‘forte’ pelos publicitários, pois é muito mais fácil transmitir aos consumidores o que está à venda se a marca já traz elementos que fazem alusão ao produtos ou serviço, ou às qualidades do mesmo”, analisou a questão sob a luz do Direito.

“Um exemplo clássico de marca ‘aleatória’ (e, portanto, juridicamente forte), ou seja, que não guarda qualquer relação com o produto ou serviço é a marca Haagen Dasz. Atualmente, muita gente já sabe que se trata de uma marca de sorvetes, mas originalmente o fabricante tinha que explicar na publicidade o que ele estava vendendo, pois a marca não trazia nenhuma informação a este respeito”, prosseguiu em seus ensinamentos jurídicos.

“China in Box’ é uma marca muito simpática e inteligente: traz logo a ideia de que o produto tem relação com a China, e que ele vem em uma caixa. Receber a China dentro de uma caixa é uma imagem divertida para o produto (comida chinesa). Mas é uma marca fraca, sob o ponto de vista jurídico. E quem adota uma marca fraca tem o ônus de suportar marcas semelhantes, mesmo se para a venda de produtos semelhantes: ou seja, a proteção fica, na prática, limitada à vedação por terceiros de marcas idênticas ou quase idênticas, para produtos idênticos ou quase idênticos”, concluiu.

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O advogado Gustavo Fróes, associado da área de Propriedade Intelectual do Veirano Advogado, elogiou a sentença, ao considerá-la “bem fundamentada”. “Em que pese a existência de registros anteriores referentes à marca “China in Box”, entendeu a juíza da 39ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, de forma acertada, a meu ver, que a autora Trend Foods não teria o direito de impedir o uso da expressão “In Box” na composição da marca da ré Triskle”, afirmou.

Ele recordou o caso de conhecida empresa do ramo de alimentos, cuidados pessoais, dentre outras atividades, que ajuizou uma ação contra um restaurante, localizado no Centro do Rio de Janeiro (titular da marca “Sabor Saúde”).

“O intuito desta multinacional era ver declarado o seu direito de continuar a utilizar a expressão de uso comum Sabor & Saúde na embalagem da margarina que fabricava e distribuía, não obstante a existência dessa marca no segmento de alimentos”, disse. “O objetivo declarado era passar para o público consumidor a ideia de que a margarina tinha “sabor” e fazia bem à “saúde”. A ação foi julgada procedente em grau de recurso. Este processo, apesar de não ter sido patrocinado pelo Veirano Advogados, foi apenas lembrado pelo especialista.

Da mesma forma, para o sócio sênior do escritório Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello, Luiz Edgard Montaury Pimenta, o uso da expressão ‘in box’, atrelado a uma embalagem muito parecida pode dar ao Poder Judiciário a convicção para o reconhecimento da existência de infração. “Entretanto, não é o que se configura neste processo, quando se verifica meios de comercialização, embalagens – mesmo sendo caixinhas – e segmentos alvos amplamente distintos”, disse.


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