Com o objetivo de propor um estudo sobre a jurisprudência brasileira no que concerne à “possibilidade de confusão de marcas”, os advogados Marcelo Mazzola e Filipe Fonteles Cabral, ambos sócios do escritório Dannemann Siemsen Advogados, se debruçaram sobre as principais sentenças sobre colidência de marcas dos últimos 20 anos. O resultado foi intitulado “o teste 360º de confusão de marcas” e publicado na revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, no final do ano passado.
O trabalho esmiúça as decisões do Judiciário brasileiro sobre o tema. De forma didática, os autores estabelecem sete critérios principais usados nas análises de confusão: grau de distintividade intrínseca das marcas; grau de semelhança das marcas; legitimidade e fama do suposto infrator; tempo de convivência das marcas no mercado; espécie dos produtos em cotejo; especialização do público-alvo; e diluição.
Na opinião de juristas ouvidos pelo JOTA, ao elencar os elementos exemplificando com decisões concretas, e ao mesmo tempo ressaltando que não há uma hierarquia na aplicação, cabendo ao examinador do caso concreto definir o grau de relevância de cada item do teste, os advogados disponibilizaram uma ferramenta de fácil uso pelo Judiciário.
Prova disso é que em maio de 2015, ao decidir que as marcas Chester, da Perdigão, e Chester Cheetah, da Pepsico, ambas no ramo alimentício, podiam coexistir, o ministro Moura Ribeiro, da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) citou expressamente o teste, mostrando que o trabalho teria sido determinante para fundamentar sua sentença.
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Foi a segunda vez que um magistrado mencionava o estudo. O primeiro foi o titular da 7ª vara empresarial do Rio de Janeiro, juiz Fernando Viana, ao retirar do mercado a cerveja belga Deuce que teria características e rótulos parecidos com outra marca belga, a Duvel.
“O artigo me chamou a atenção já pelo nome, teste 360°, é impactante. E logo vi que era algo novo e iria longe. Porque a lei não diz como solucionar essa confusão de marca. Eles tiveram um feeling muito bom, e uma ideia fantástica ao indicar que os critérios não se sobrepõem”, afirmou Viana em entrevista ao JOTA.
Novo CPC
O magistrado também ressalta que o trabalho chega na hora certa, com a entrada em vigor no ano que vem do novo Código de Processo Civil (CPC). “Será obrigatório fundamentar todas as decisões, vai acabar essa história de dar uma tutela sem explicar os motivos” disse o juiz.
Apesar da ideia do estudo não ter surgido visando o novo CPC, e sim a necessidade de entender como o Judiciário brasileiro tratava a colidência de marcas, o advogado Cabral, um dos coautores do teste, também acredita que o trabalho será extremamente útil para os juízes com a entrada em vigor do novo código.
“O artigo 11, por exemplo, trata do princípio da fundamentação. Já no artigo 489, o juiz não pode se limitar a lei específica, tem que dizer o que o levou ao convencimento, indicando as provas e fato concreto”, afirma Cabral.
Aval de concorrentes
Com a citação do STJ, o teste ganhou ainda mais notoriedade em escritórios, que instruíram seus advogados a usar o estudo sempre que possível. “Fiz todo mundo ler o artigo no escritório e vamos aplicar quando for a favor de nossos clientes”, afirma o advogado Luiz Edgard Montaury Pimenta, sócio do Montaury, Pimenta Machado &amp; Vieira de Mello.
De acordo com José Eduardo Pieri, advogado da área de propriedade intelectual do BMA- Barbosa, Müssnich, Aragão, o 360° estabelece alguns critérios já observados pela doutrina, mas não de forma sistematizada. “Ainda não usei o teste, mas com certeza vou usar. Acho a matéria uma ferramenta excelente para ser aplicada também no INPI, num litígio administrativo, já que o examinador deve levar em consideração o risco de confusão”, avalia.
Para a desembargadora federal aposentada, Liliane Roriz, sócia do escritório Licks Advogados, o teste é inovador e pode indicar uma tendência de sistematização em matéria de marcas - algo muito comum em países de common law, porém, pouco usado no civil law, que se apoia mais nas leis.
No entendimento de Liliane, o teste deverá ser mais utilizado na Justiça Estadual, onde a confusão de marcas é um caso concreto, com duas empresas se enfrentado. Já na Justiça Federal a avaliação é mais abstrata, porque se trata de nulidade. “Mas será muito útil para a federal também. É um elemento de análise a ser considerado, com certeza”, diz Liliane.
A aceitação do teste 360º, segundo Mazzola, é uma grata surpresa. “Auxilia os juízes a sistematizar as decisões, e consequentemente deve agilizar os processos”, diz. Em sua opinião, uma das principais vantagens da compilação de jurisprudência, seria a previsibilidade tanto para o advogado como para o cliente. “Com o teste fica mais fácil mostrar para o cliente quais seriam as reais chances num possível litígio”.

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JOTA

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