Grasielle Castro
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou a favor da Gradiente na disputa com a Apple pelo registro da marca iPhone no Brasil. Toffoli é relator do recurso extraordinário com agravo (ARE) 1.266.095, que discute se há exclusividade sob marcas quando há demora na concessão de registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e, no meio tempo, uma concorrente consagrou o uso globalmente.
A Gradiente depositou o registro da marca “G Gradiente iphone” no INPI no ano 2000, mas apenas em janeiro de 2008 o órgão concedeu o registro, um ano após o lançamento do iPhone pela Apple nos Estados Unidos. O aparelho da Apple chegou ao Brasil em novembro de 2008. A empresa paulista, então, defende que o nome pertence a ela no Brasil.
O caso chegou à Justiça porque a Apple não conseguia registrar o produto. Ela venceu em todas as instâncias, ao alegar que o termo “iphone” é descritivo e, por isso, não poderia ter sido registrado pelo INPI.
Em seu voto, Toffoli afirmou que “a demora na concessão de registro de marca pelo INPI não ensejou, nem poderia ensejar, a não exclusividade sobre ela por quem a depositou em razão do surgimento posterior de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, tendo em vista os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica proporcionada pelo sistema atributivo de direitos adotado pelo legislador”.
Sustentou ainda que as regras são claras e postas de maneira prévia, de maneira que “as bases do sistema de proteção dos direitos industriais de índole constitucional não permitem retrocessos e interpretações moldadas para o atendimento do interesse de empresas estrangeiras, cuja postura de afronta às leis nacionais não pode ser placitada pelo Supremo Tribunal Federal”.
“Privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande poderio econômico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espaço de boa-fé não atende aos referidos enunciados constitucionais”, concluiu.
Ao decidir a favor da Gradiente, o magistrado estabeleceu a seguinte tese: “De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior.”
Ele ressaltou que o voto trata apenas do pedido formulado na inicial da ação de nulidade de registro de marca. “Não envolvendo questões sobre o eventual uso indevido da referida marca, de indenizações dela decorrentes, bem como do reconhecimento da caducidade do referido registro, as quais devem ser dirimidas pelo juízo competente, na via processual adequada, não se podendo extrair deste julgamento conclusões automáticas sobre essas matérias”, afirmou.
Toffoli votou, ainda, pela condenação da parte vencida, a Apple, “ao pagamento de custas e honorários advocatícios à parte vencedora, esses últimos fixados em 20% do valor da causa, em razão do disposto no art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil”.
O julgamento é realizado em plenário virtual. Foi iniciado nesta sexta-feira (2/6) e segue até 12 de junho.
O caso é julgado no recurso extraordinário com agravo (ARE) 1.266.095
